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Copie o creazioni? Ecco perché il caso Hermès-MetaBirkins è rilevante per gli Nft

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Jed Rakoff, i primi di maggio, ha respinto la mozione di archiviazione di Mason Rothschild, artista delle…

Attualmente sono in corso altre cause simili legate al mondo degli NFT, tra cui Nike/StockX e Miramax/Quentin Tarantino

di Alberta Antonucci per Il Sole 24 Ore


Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Jed Rakoff, i primi di maggio, ha respinto la mozione di archiviazione di Mason Rothschild, artista delle Metabirkins, con un’ordinanza di una sola pagina, dopo la discussione orale sulla questione se gli NFT delle MetaBirkins violassero o meno i diritti sulle famose borse di lusso Birkin di Hermès.

L’artista ha sostenuto fermamente che il Primo Emendamento della Costituzione americana protegge il suo diritto di diffondere le sue opere MetaBirkins al pubblico, mentre Hermès, che nel gennaio scorso ha citato Rothschild in giudizio, ritiene che l’artista stesso, creando e vendendo gli NFT delle MetaBirkins, abbia violato i marchi della famosa borsa di lusso.

Cosa è accaduto in tribunale.

Durante l’udienza celebrata per stabilire se il processo in corso dovesse essere archiviato o meno, Mason Rothschild con il suo avvocato e la professoressa della Harvard Law School Rebecca Tushnet, ha sostenuto che le MetaBirkins rientrano nella tutela della libertà di espressione garantita dal Primo Emendamento e che gli Nft MetaBirkins sono protetti dal precedente caso “Rogers v. Grimaldi” del 1989 che ha stabilito il principio della “liceità dell’esercizio dell’espressione artistica “. Il caso Rogers v. Grimaldi riguarda il regista Federico Fellini citato in giudizio per il film “Ginger e Fred” del 1986, dalla vera Ginger Roger, attrice dell’epoca molto famosa che affermò che il regista l’aveva lesa nel suo diritto alla privacy ed aveva riprodotto fatti della sua vita non veritieri.Proprio in base a tale precedente, il Tribunale, rigettando le accuse della Rogers, aveva stabilito che gli utilizzatori di un marchio sono protetti dalle denunce di contraffazione se il loro uso è: a) un’espressione artistica b) non trae esplicitamente in inganno i consumatori. La difesa dell’artista ha così precisato che ciò che Rothschild ha fatto con gli NFT MetaBirkins differisce dalla realizzazione di normali prodotti di consumo, in quanto gli NFT sono considerati un’”opera espressiva” ed ha dichiarato che il mancato rigetto dell’accusa avrebbe avuto un “effetto raggelante” sugli artisti che vogliono raffigurare marchi famosi ed alla loro libertà di espressione.

Hermès ha replicato insistendo che proprio il modo in cui Mason Rothschild ha utilizzato il nome MetaBirkins, ha creato un rischio di confusione per i consumatori tra gli NFT MetaBirkins e il marchio Hermès.

La sentenza del giudice Rakoff

A fine maggio il giudice Rakoff ha emesso una ponderosa ordinanza dove ha cristallizzato alcuni punti salienti.Una questione fondamentale era se si dovesse applicare il caso Rogers v. Grimaldi per bilanciare l’espressione artistica con la protezione del marchio. Il Giudice ha risposto affermativamente a questa domanda, nonostante l’obiezione degli avvocati di Hermes, affermando che «poiché gli NFT sono semplicemente codici che indicano dove si trova un’immagine e la autenticano, l’uso degli NFT per autenticare un’immagine e consentire una rivendita successiva tracciabile non rende l’immagine un bene privo di protezione del Primo Emendamento più di quanto la vendita di copie numerate di dipinti fisici renda i dipinti dei beni ai fini del caso Rogers». Proprio per questo aspetto il Giudice ha definito la prevalenza dell’elemento artistico-creativo dando ragione all’artista.Relativamente invece al fatto di trarre in confusione i consumatori, Hermes nei suoi atti ha fatto leva su molte parole e azioni dello stesso Rothschild per far valere le proprie ragioni, che non sono sfuggite al Giudice Rakoff. Il Giudice ha notato che l’artista ha presumibilmente creato canali di social media denominati MetaBirkins, ha pubblicizzato MetaBirkins come «non la Birkin di tua madre» e si è persino lamentato della contraffazione delle sue MetaBirkin NFT. L’accusa a sua volta ha sostenuto “che Rothschild stesso ha fatto dichiarazioni che hanno generato confusione dei consumatori”. Il Giudice, accogliendo nell’ordinanza la posizione di Hermes, ha così stabilito che: “poiché la denuncia emendata contiene sufficienti accuse di ingannevolezza esplicita, sia in funzione del rischio di confusione, sia secondo la teoria di Rothschild dell’analisi dell’ingannevolezza esplicita, la Corte respinge l’istanza, accogliendo le denunce di violazione del marchio.”Hermes vince questo primo round rappresentata da un team di Baker & Hostetler che comprende i soci Gerald Ferguson, Oren Warshavsky, Tracy Cole e Deborah Wilcox, Rothschild è rappresentato dallo studio Lex Lumina, di recente costituzione, il cui team è composto dal socio amministratore Rhett Millsaps II, dalla professoressa di diritto di Harvard Rebecca Tushnet, dal professore di diritto dell’UCLA Mark McKenna e dal professore di diritto dell’Università di New York Chris Sprigman.

Le conseguenze

Lato nostro, che vinca la Big Law o l’Accademia il caso contribuirà sicuramente in futuro a generare interessantissimo materiale didattico.Attualmente sono in corso altre cause simili legate al mondo degli NFT, tra cui Nike/StockX e Miramax/Quentin Tarantino, che si occupano delle interrelazioni tra il diritto d’autore ed il rispetto delle privative dei marchi. L’orientamento comunitario tende a far prevalere la libertà di espressione e artistica sul diritto del marchio soprattutto quando questo è inserito in un contesto differente e non danneggia il nome del titolare. L’utilizzo dei marchi altrui dovrebbe ritenersi sempre lecito in un contesto dove il marchio, operando in una cornice narrativa è

  1. un elemento secondario dell’opera,
  2. è solo uno degli elementi e non rappresenta il messaggio che l’artista vuole esprimere,
  3. non richiama un utilizzo indebito di un segno distintivo di altri.

Quando invece il marchio diventa il protagonista dell’opera e verosimilmente rende l’opera più commercialmente attraente si indebolirebbe la libertà di espressione artistica. Resta quindi da vedere, a livello comunitario, se queste categorie interpretative troveranno analoga applicazione anche nel caso di NFT.Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Jed Rakoff ha respinto la mozione di archiviazione di Mason Rothschild, artista delle Metabirkins, con un’ordinanza di una sola pagina, dopo la discussione orale sulla questione se gli NFT delle MetaBirkins violassero o meno i diritti sulle famose borse di lusso Birkin di Hermès.

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